특허무효심판변호사, 선행기술·신규성·진보성부터 정정청구와 심결취소소송 대응 기준

특허가 등록되었다고 해서 그 유효성이 이후 모든 분쟁에서 확정되는 것은 아닙니다. 특허법이 정한 무효사유가 존재한다면 이해관계인 등이 특허무효심판을 청구할 수 있으며, 청구항의 기술적 구성을 특정하고 출원 전 공개된 선행기술과 비교하여 신규성·진보성 등 무효사유를 구체적으로 구성하는 것이 중요합니다.

특허무효심판은 이미 설정등록된 특허권의 유효성을 특허심판원에서 다시 판단하는 당사자계 심판입니다. 특허침해 경고를 받았거나 침해소송이 진행되는 과정에서 상대방 특허가 애초에 등록될 수 없었던 권리라고 판단되는 경우 방어전략의 하나로 무효심판이 검토될 수 있습니다.

반대로 특허권자는 무효심판을 청구받았다고 기존 등록청구항만 그대로 방어하는 것이 항상 적절한 것은 아닙니다. 제시된 선행기술과 무효사유를 분석한 뒤 필요한 경우 특허법이 허용하는 범위에서 명세서나 청구범위에 대한 정정청구를 검토할 수 있습니다.

1. 특허무효심판은 법에서 정한 무효사유가 있어야 합니다

현행 특허법 제133조는 일정한 법정사유가 존재하는 경우 이해관계인 또는 심사관 등이 특허무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 단순히 특허기술이 마음에 들지 않거나 권리범위가 넓다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 것은 아닙니다.

대표적으로 특허법 제29조의 신규성·진보성에 관한 요건을 충족하지 못한 경우나 명세서의 기재요건을 위반한 경우 등이 문제될 수 있습니다. 특허를 받을 권리나 보정·분할출원 등의 적법성과 관련된 사유도 특허법이 정한 범위에서 무효사유가 될 수 있습니다.

2. 무효심판은 청구항별로 판단될 수 있습니다

하나의 특허에 여러 청구항이 존재한다면 특허법상 각 청구항을 대상으로 무효심판을 청구할 수 있습니다. 따라서 특허 전체를 하나의 권리로만 볼 것이 아니라 실제 분쟁과 관련된 독립항과 종속항의 기술적 구성을 각각 분석할 필요가 있습니다.

예를 들어 독립항의 일부 구성요소는 선행특허에 공개되어 있지만 종속항에 추가된 구성이 별도의 기술적 의미를 가진다면 청구항별 결론이 달라질 수 있습니다. 무효심판 청구인은 어느 청구항의 어떤 구성이 어떤 선행기술에 의해 무효가 되는지 구체적으로 대응시켜 주장하는 것이 중요합니다.

특허권자 역시 모든 청구항을 동일한 논리로 방어하기보다 핵심적인 권리범위를 유지해야 하는 청구항과 정정을 검토할 청구항을 구분해 대응할 필요가 있습니다.

3. 신규성 판단에서는 출원 전 공개된 선행기술이 중요합니다

신규성 무효사유를 주장하려면 특허출원 전에 해당 발명이 이미 알려져 있었는지를 확인해야 합니다. 선행특허와 공개특허뿐 아니라 기술논문, 카탈로그, 제품설명서와 같은 자료가 문제될 수 있으므로 공개시점과 실제 공개내용을 함께 살펴봐야 합니다.

중요한 것은 특허와 비슷한 자료를 발견했다는 사실 자체보다 해당 선행기술에 문제된 청구항의 기술적 구성이 실제로 개시되어 있는지를 확인하는 것입니다. 문헌의 한 문장만 비교하지 않고 도면과 실시예 및 전체 기술내용을 함께 분석해야 할 수 있습니다.

온라인 자료나 과거 제품을 선행기술로 제시한다면 해당 자료가 실제 언제 일반에게 공개되었는지 입증할 수 있는 자료를 확보하는 것도 중요합니다.

4. 진보성은 단순한 유사성보다 기술적 도출과정을 분석해야 합니다

진보성은 선행기술에 해당 발명이 완전히 동일하게 공개되지 않았더라도 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술을 바탕으로 쉽게 발명할 수 있었는지를 판단하는 문제입니다.

복수의 선행문헌을 결합해 진보성이 없다고 주장하려면 단순히 각각의 문헌에서 구성요소를 찾는 것만으로는 부족할 수 있습니다. 선행기술의 기술분야와 해결하려는 문제, 기능과 작용효과 등을 비교해 통상의 기술자가 해당 결합에 이르게 될 수 있었는지를 구체적으로 검토해야 합니다.

5. 특허권자는 정정청구를 통한 방어 가능성을 검토할 수 있습니다

특허법 제133조의2는 무효심판의 피청구인인 특허권자가 일정한 요건 아래 무효심판절차에서 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있도록 하고 있습니다. 무효사유가 제시되었다고 해서 언제나 등록 당시의 청구범위를 그대로 유지하며 대응해야 하는 것은 아닙니다.

정정을 통해 청구범위를 적절하게 한정하면서 선행기술과 차이를 명확히 할 수 있다면 핵심적인 권리를 유지하는 방안을 검토할 수 있습니다. 다만 정정은 특허법이 정한 목적과 범위를 충족해야 하므로 원하는 기술적 특징을 사후적으로 자유롭게 추가할 수 있는 절차는 아닙니다.

특히 정정 후 청구항이 기존 침해제품을 계속 포섭하는지, 라이선스나 침해소송에서 필요한 권리범위를 유지할 수 있는지도 함께 검토해야 합니다. 무효심판 방어를 위해 지나치게 권리를 축소하면 별도의 침해분쟁에서 실익이 줄어들 수 있기 때문입니다.

6. 무효심결이 확정되면 특허권의 효력에도 큰 영향을 줍니다

특허심판원은 무효심판을 통해 등록특허에 법정 무효사유가 존재하는지를 심리합니다. 무효심결이 확정되면 원칙적으로 해당 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보는 소급효가 발생할 수 있습니다.

따라서 침해소송에서 손해배상이나 침해금지를 청구하고 있는 특허권자에게 무효심판의 결과는 매우 중요한 의미를 가질 수 있습니다. 반대로 침해를 주장받는 기업에게는 상대방 특허의 유효성을 다투는 무효심판이 침해분쟁의 전체 전략에 영향을 줄 수 있습니다.

다만 특허 전체가 아닌 일부 청구항만 무효가 되는 경우도 있으므로 어떤 청구항이 실제 침해소송의 근거로 사용되고 있는지를 함께 확인해야 합니다.

7. 침해소송과 함께 진행된다면 신속심판도 확인할 수 있습니다

특허침해소송이나 침해금지가처분과 무효심판이 동시에 진행되는 사건에서는 특허의 유효성 판단이 전체 분쟁의 진행에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특허심판원은 일정한 요건을 충족하는 무효심판 등에 대해 신속심판 제도를 운영하고 있습니다.

법원에 지식재산권 침해소송이 계속 중이거나 관련 수사가 진행되고 있는 등 특허심판원이 정한 요건에 해당한다면 신속심판 신청 가능성을 확인할 수 있습니다. 다만 모든 무효심판이 자동으로 신속하게 처리되는 것은 아니므로 해당 사건이 대상에 해당하는지 별도로 검토해야 합니다.

소송과 심판을 병행하는 사건에서는 각 절차에서 제출하는 기술적 주장과 선행기술 분석이 서로 모순되지 않도록 관리하는 것이 중요합니다.

8. 심결에 불복한다면 특허법원 심결취소소송을 검토합니다

특허심판원의 무효심판 심결에 불복하는 경우에는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다. 따라서 특허무효분쟁은 특허심판원의 심결만으로 항상 끝나는 것이 아니라 이후 특허법원과 대법원 단계까지 이어질 가능성을 고려해야 합니다.

심결취소소송에서는 심판 단계에서 이루어진 청구항 해석과 선행기술 판단, 신규성·진보성 판단 등이 다시 중요한 쟁점이 될 수 있습니다. 심판 과정에서 어떤 주장과 증거가 제출되었는지를 체계적으로 정리하여 소송전략과 연결할 필요가 있습니다.

특허권자가 정정심판이나 정정청구를 추가로 검토하는 상황에서는 정정절차와 심결취소소송의 진행관계도 함께 확인해야 합니다.

9. 특허무효심판은 단계별로 준비해야 합니다

청구항 분석부터 심결취소소송까지

특허무효심판변호사 상담을 준비한다면 등록특허 공보만 확인하기보다 출원과 심사 과정에서 제출된 명세서·보정서·의견서 등 출원경과를 함께 정리하는 것이 좋습니다. 심사과정에서 청구범위가 어떻게 변경되었는지는 무효사유와 권리범위 해석 모두에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

침해소송이나 경고장이 이미 존재한다면 상대방이 실제 어떤 청구항을 근거로 침해를 주장하는지도 확인해야 합니다. 관련성이 낮은 청구항까지 무효심판 범위를 지나치게 확대하기보다 실제 분쟁에 영향을 주는 권리를 중심으로 선행기술과 무효사유를 분석하는 것이 효율적일 수 있습니다.

결국 특허무효심판 대응의 핵심은 등록특허가 유효한지 추상적으로 다투는 것이 아니라 청구항별 기술구성을 정확히 해석한 뒤 출원 전 선행기술과 비교하여 신규성·진보성 등 법정 무효사유를 구체화하고 특허권자라면 정정 가능성까지 검토하여 침해소송과 심결취소소송을 하나의 전략으로 연결하는 것입니다.

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